
Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.事件において、連邦巡回区控訴裁(CAFC)は、発明者が誤って記載され、かつ35 U.S.C. § 256に基づく補正ができない特許は無効であるとする判決を支持しました。裁判所は、除外された共同発明者は、経済的利害関係の有無にかかわらず§ 256(b)に基づく必要な「関係者(party concerned)」であり続けるため、その人物を発見できない場合、不備は補正不能になると判示しました。この決定により、多くの出願人が単なる行政上の手続きとみなしていたものが、特に国境を越えた開発チームやAIを活用したワークフローにおいて、補正不能な無効化の罠へと変貌しました。
2026年4月2日、米国連邦巡回区控訴裁判所はFortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.事件(No. 2024-2313)における判決を下しました。本件の争点は、組み立て済みケーブル手すりパネルに関する特許でした。Fortress Ironの所有者および従業員は、テンショニング機構に対する構造的変更を提案した中国の品質管理連絡窓口の従業員2名(Alfonso Lin氏およびHua-Ping Huang氏)の協力を得て、本件技術を開発しました。特許が発行された際、発明者として記載されたのはFortressのスタッフのみでした。
その後の侵害訴訟において、FortressはLin氏とHuang氏が共同発明者であることを認めました。FortressはLin氏の所在を特定し、35 U.S.C. § 256(a)に基づく行政上の補正によって彼を追加しましたが、Huang氏は数年前に転居先を残さずに以前の職場を退職しており、発見することができませんでした。Fortressは35 U.S.C. § 256(b)に基づく司法上の補正を求めました。地方裁判所はその請求を棄却して特許を無効と宣言し、連邦巡回区控訴裁もこれを支持(維持)しました。
連邦巡回区控訴裁は、根拠となる法文の4つの柱に基づいて判決を下しました。
Pannu v. Iolab Corp.事件(155 F.3d 1344)を含む長年にわたる米国の判例法の下では、特許にはクレームされた発明の完成(conception)に対して実質的な貢献をしたすべての個人を正確に記載しなければなりません。法的概念としての完成(conception)には、Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.事件(40 F.3d 1223)で示されているように、完全で実施可能な発明に関する明確かつ永続的な発想が発明者の心の中に形成されることが必要とされます。
議会は、2012年9月16日以降に開始された手続に対し、AIAの下で35 U.S.C. § 256を改正し、不記載に欺瞞の意図が含まれる場合に補正を禁じていた規定を削除しました。この法改正により補正証明書の取得可能性は広がったものの、§ 256は手続を今なお2つの厳格なルートに分断しています。すなわち、全当事者および譲受人の同意と申請を要するUSPTO長官による§ 256(a)に基づく行政上の補正と、すべての関係者への通知および審問を義務付ける§ 256(b)に基づく司法上の補正です。除外された貢献者が通知を受けるための所在確認を行えない場合、§ 256(b)に基づく司法上の救済は不可能となり、特許は§ 115および§ 116の下で脆弱な状態に晒されることになります。
Fortress Iron判決は、第256条が自動的な安全網ではなく、積極的な手続上のメカニズムであることを確立しています。特許権者にとって、未解決の発明者紛争や所在不明の共同開発者の存在は、権利行使における致命的なリスクとなります。逆に、被告や特許異議申立人は、特許権者が記載を怠り、かつ現在所在を特定できない外部の技術的貢献者が存在することを示す証拠を明確にした場合、強力な無効の抗弁を得ることになります。
このリスクは、現代の研究開発環境において著しく増大します。
対照的に、韓国特許庁(KIPO)のルールに基づく韓国の実務では、発明者の不備は独自の行政補正メカニズムを通じて処理され、米国の§ 256(b)訴訟における管轄上の通知障壁に直接対応するものではありません。
実務上の指示事項:企業の知的財産担当法務は、すべてのクロスボーダー開発プロジェクトに対して、出願前の義務的な発明者サインオフ・プロトコルを導入しなければなりません。プロトタイプの最適化に貢献したすべての外部エンジニア、ベンダーの従業員、または協力研究者は、出願前にクレーム範囲と照らし合わせて評価される必要があります。実務担当者は、発明者の整理を権利行使前のデューデリジェンスまで先送りするのではなく、明細書作成の段階で、署名済みの譲渡契約書、正式な発明者質問票、および永続的な個人連絡先(永続的な非企業の住所を含む)を確保しなければなりません。
連邦地方裁判所は今後、特許発行後の権利行使において不備のある発明者を救済しようとする特許権者に対し、Fortress Iron判決を厳格に適用することになります。挑戦者(被疑侵害者側)は、あらゆる工程の設計変更を追跡するために早期の書面によるディスカバリーや第三者デポジションを拡大し、元の特許宣誓書から除外された離職済みの請負業者人員の特定を試みるでしょう。
裁判所が§ 256(b)の通知要件を解釈する一方で、特許権者は権利行使予定の主要なポートフォリオを直ちに監査しなければなりません。社内チームは、ライセンス提供や訴訟が予定されている発行済み特許を再確認し、プロジェクトの実験ノートに反映されている社内外すべての貢献者の所在と権利譲渡の状況を確認し、関係者全員と連絡が取れるうちに§ 256(a)に基づく予防的な補正出願を行う必要があります。