
89 FR 25609として発行されたUSPTOの行政ガイダンスは、人工知能(AI)ツールを使用した場合でも、37 CFR 1.56に基づく代理人の確立された誠実義務(duty of candor and good faith)が変更されることはない旨を確認しています。生成AIモデルは多様な情報を提供しますが、代理人は提出書類を作成する前に、人間による検証を行って情報を分類・選別しなければなりません。情報開示陳述書(IDS)において無差別に文献を提出したり、未検証の情報を提出したりすることは、37 CFR 11.18(b)に基づく署名・認証基準や誠実義務の規則に違反するリスクを伴います。
USPTOガイダンス(89 FR 25609)を重点的に取り上げた法的分析によると、AI技術の利用によってUSPTOに対する独立した開示義務が新たに生じるわけではありません。むしろ、37 CFR 1.56に基づく義務は、出願代理人に開示された情報が特許性にとって重要(material)であるか否かに厳密に依存します。生成AIツールは、会話ウィンドウ内で、本物の先行技術、ハルシネーションによる架空の文献、矛盾する技術的事実、法的な結論など、性質の異なる法的な対象を単一の画面上に混在させて表示します。USPTOの規則のもとでは、代理人はレビューを行っていない会話の文字起こしを提出したり、自動化されたIDS作成ユーティリティに依拠したりすることによって義務を果たしたとみなされることはありません。自動化システムを通じて未検証の文献、重複する文献、または無関係な文献を提出することは、37 CFR 11.18(b)に基づく代理人の認証基準に違反するリスクを生じさせます。さらに、AIツールが代替のクレーム実施形態を生成した場合において、人間の発明者が実質的な貢献を行ったことを確認しないと、発明者の記載要件(inventorship)の遵守が危うくなる可能性があります。
37 CFR 1.56(b)に基づき、情報が重複しておらず、かつ特許性欠如の一応の立証(prima facie case of unpatentability)を成立させるものであるか、または出願人の反論を覆すものである場合、その情報は特許性にとって重要(material)とみなされます。Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.判決(329 F.3d 1358)で示されたとおり、35 U.S.C. 102に基づく先行技術性(prior-art status)とRule 56に基づく重要性(materiality)は別個の法的判断事項です。並行係属中の出願における矛盾した拒絶理由は、引用文献自体が特許を無効にするものでない場合であっても、Rule 56(b)(2)の下で重要と判断されることがあります。MPEP § 2001.04および§ 2001.06では、重要な情報が代理人にどのような経緯で伝わったかにかかわらず、販売、冒認、訴訟における主張など、多様な事実が重要な情報に含まれることが明確にされています。さらに、37 CFR 11.104(a)(2)に基づき、代理人は目的を達するための手段についてクライアントと合理的に協議しなければならず、明細書作成時におけるAIツールの導入に関して適切な透明性を確保することが求められます。
USPTOのガイドラインは、出願実務チームや企業のポートフォリオ管理者に対して直接的な実務上の制約を課しています。クレームの作成や予備調査の実施にAIを利用する代理人は、37 CFR 1.98に基づくフォームPTO/SB/08を提出する前に、引用文献が実在することを確認するために手動ですべての引用を検証し、重複する資料を削除しなければなりません。米国出願ポートフォリオを管理する韓国の技術企業にとって、実務上の教訓はその手続上の立場によって異なります。米国特許出願人として行動する場合、韓国企業は、海外でのAI調査パイプラインにおいて文献リストが大量に生成されるのを防止し、訴訟において不当行為(inequitable conduct)の抗弁に晒されるリスクを回避する必要があります。逆に、競合他社の米国特許に異議を唱える第三者として行動する場合、韓国企業は、特許の権利行使性を争うために、出願経過から未検証のAI出力結果や未開示のAI生成クレーム実施形態がないかを精査することができます。不開示による権利行使不能のリスクのもとで、既知のすべての重要情報の開示義務を継続的に課す米国の実務(37 CFR 1.56)とは異なり、韓国特許庁(KIPO)の実務では、Rule 56スタイルの広範な開示義務は課されておらず、特許法第47条第2項に基づく形式的な審査と厳格な補正管理に依拠しています。
コンプライアンス上のリスクを即座に低減するため、権利化担当代理人は、IDSの提出前にすべてのAI調査結果に対して手動での検証を義務付けるプロトコルを導入し、引用するすべての文献番号、刊行日、およびクレームとの関連性について人間が確認した記録を残すべきです。
USPTOは人間による署名要件を厳格に適用し続けており、AIシステムが各種フォームに署名すること、USPTO.govアカウントを保有すること、または庁のデータベースに直接アクセスすることを禁止しています。特許審査官がPE2E Searchの「Similarity Search」や「More Like This Document」などの機能を活用してAI主導の調査を行うようになるにつれ、出願人はより的を絞った先行技術に基づく拒絶理由に直面することになります。知財部門の責任者は、37 CFR 11.104に基づくクライアントの同意プロトコルを確立し、外部代理人のソフトウェア使用実態を監査する必要があります。当面の対策として、出願人は代理人に対し、人間の発想による実施形態とAIが提案した変形例とを明確に区別した監査済みの出願ファイルを維持するよう指示し、将来の発明者資格を巡る紛争から特許の有効性を保護すべきです。