요약

Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc. 사건에서 미 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 발명자가 잘못 기재되었고 미국 특허법 제256조(35 U.S.C. § 256)에 따라 이를 치유할 수 없는 특허는 무효라고 판시했습니다. 법원은 누락된 공동발명자는 자신의 경제적 지분과 관계없이 제256조(b)항에 따른 필수적 "이해관계인(party concerned)"에 해당하므로, 해당 개인을 찾을 수 없다면 하자를 치유할 수 없다고 결정했습니다. 이번 판결은 많은 출원인이 단순한 행정적 절차로 여겼던 발명자 기재 문제를, 특히 국경을 넘나드는 개발 팀과 AI 활용 워크플로우에서 치유 불가능한 특허 무효화의 함정으로 바꾸어 놓았습니다.

사건의 경과

2026년 4월 2일, 미 연방순회항소법원은 Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc. 사건(사건번호 2024-2313)에 대한 판결을 내렸습니다. 분쟁의 중심은 조립식 케이블 난간 패널에 관한 특허들이었습니다. Fortress Iron의 소유주와 한 직원은 장력 조절 메커니즘의 구조적 변경을 제안한 중국 품질관리 연락(liaison) 업체의 직원 2명(Alfonso Lin, Hua-Ping Huang)의 도움을 받아 이 기술을 개발했습니다. 그러나 특허가 등록될 당시, 발명자란에는 Fortress 측 인원들만 기재되었습니다.

이후 진행된 특허침해 소송에서 Fortress는 Lin과 Huang이 공동발명자라는 점을 인정했습니다. Fortress는 Lin의 소재를 파악하여 미국 특허법 제256조(a)항에 따른 행정적 정정(correction) 절차로 그를 발명자에 추가했으나, Huang은 수년 전 연락처도 남기지 않은 채 전 직장을 떠나 소재를 찾을 수 없었습니다. Fortress는 제256조(b)항에 따른 사법적 정정을 청구했습니다. 지방법원은 이 청구를 기각하고 해당 특허들을 무효로 선언했으며, 연방순회항소법원 역시 원심을 확정했습니다.

연방순회항소법원은 다음 네 가지 법적 근거를 바탕으로 판단을 내렸습니다.

배경 및 맥락

Pannu v. Iolab Corp. 사건(155 F.3d 1344)을 포함하여 오랜 기간 확립된 미국의 판례법에 따르면, 특허에는 청구된 발명의 착상(conception)에 실질적으로 기여한 모든 개인이 정확히 기재되어야 합니다. Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc. 사건(40 F.3d 1223)에서 설시된 바와 같이, 법적 의미의 착상이란 발명자의 마음에 완전하고 작동 가능한 발명의 구체적이고 영구적인 구상이 형성되는 것을 의미합니다.

미 의회는 2012년 9월 16일 이후 개시된 절차에 대해 AIA에 따라 35 U.S.C. § 256을 개정하면서, 발명자 누락에 기망적 의도가 개입된 경우 정정을 금지하던 조항을 삭제했습니다. 이러한 법 개정으로 정정증명서(certificate of correction)의 발급 범위가 넓어졌지만, 제256조는 여전히 절차를 두 가지 엄격한 트랙으로 나누고 있습니다. 하나는 모든 당사자 및 양수인의 동의와 신청을 요하는 USPTO 특허청장의 행정적 정정(제256조(a)항)이고, 다른 하나는 모든 이해관계인에 대한 통지와 심문을 의무화하는 사법적 정정(제256조(b)항)입니다. 누락된 기여자의 소재를 찾지 못해 통지를 전달할 수 없다면 제256조(b)항에 따른 사법적 구제는 불가능해지며, 결국 해당 특허는 제115조 및 제116조에 따라 무효화 위험에 노출됩니다.

시사점

Fortress Iron 판결은 제256조가 자동적인 안전망이 아니라 엄격한 절차적 요건이라는 점을 분명히 합니다. 특허권자에게 해결되지 않은 발명자 지분 분쟁이나 소재 불명의 공동 개발자는 이제 권리 행사 과정에서 치명적인 리스크가 됩니다. 반대로 피고나 특허 무효를 주장하는 측은, 특허권자가 기재하지 못했고 현재 소재도 파악할 수 없는 외부 기술 기여자의 존재를 입증하기만 하면 강력한 무효 항변 사유를 확보하게 됩니다.

이러한 리스크는 현대의 연구 개발 환경에서 더욱 크게 증폭됩니다.

참고로, 한국 특허청(KIPO) 실무상 발명자 기재 하자는 미국 제256조(b)항 소송에서 발생하는 관할권 및 통지상의 걸림돌과 직접 대응되지 않는 별도의 행정적 정정 메커니즘을 통해 다루어집니다.

실무 가이드라인: 기업 IP 담당자는 국경을 넘어 진행되는 모든 개발 프로젝트에 대해 출원 전 필수적인 발명자 확인 검증 프로토콜을 도입해야 합니다. 시제품 최적화에 기여한 모든 외부 엔지니어, 외주업체 직원, 협력 연구원에 대해 출원 전 특허청구범위와의 연관성을 면밀히 검토해야 합니다. 발명자 기재 정정을 향후 소송 전 실사 단계로 미루지 말고, 명세서 작성 시점에 양도 계약서, 공식 발명자 확인 질문서, 지속 연락 가능한 개인 연락처(회사 이메일이 아닌 영구적 개인 주소 포함)를 사전에 확보해야 합니다.

전망

앞으로 연방지방법원들은 특허 등록 후 권리 행사 과정에서 발명자 기재 하자를 수습하려는 특허권자에게 Fortress Iron 법리를 엄격하게 적용할 것입니다. 무효를 주장하는 측은 초기 서면 디스커버리와 제3자 증인신문(deposition)을 확대하여 모든 엔지니어링 변경 이력을 추적하고, 최초 특허 선서서에서 누락된 후 이직한 외주 인력을 찾아내는 데 집중할 것입니다.

법원이 제256조(b)항의 통지 요건을 엄격히 해석함에 따라, 특허권자들은 권리를 행사할 주요 포트폴리오에 대해 즉시 자체 감사를 실시해야 합니다. 사내 IP 팀은 라이선싱이나 소송이 예정된 등록 특허를 재검토하고, 프로젝트 연구 노트에 기록된 내부 및 외부 기여자의 소재와 양도 상태를 확인해야 하며, 관련자들과 연락이 닿는 동안 제256조(a)항에 따른 선제적 정정 신청을 완료해야 합니다.

출처