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USPTO, 선례적 Baurin 사건 판결에서 괴롭힘 방지 취지의 이중특허 거절이유 재확인
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2026년 8월 6일, USPTO 항소심의위원회(Appeals Review Panel, ARP)는 Ex parte Baurin 사건에서 선례적(precedential) 판결을 내리고, 종전 특허심판원(PTAB)의 심결을 뒤집어 심사관의 자명성 유형의 이중특허(OTDP) 거절이유를 복원했다. ARP는 연방순회항소법원의 구속력 있는 선례에 따라, 계류 중인 청구항이 특허 존속기간을 부당하게 연장할 위험이 없는 경우라 하더라도, 권리자에 의한 괴롭힘 방지 취지(anti-harassment rationale)만으로 등록 전 심사 단계에서의 OTDP 거절이유가 성립할 수 있다고 판시했다. 이번 판결은 연방순회항소법원의 Allergan v. MSN 판결의 실무적 적용 범위를 좁히고, 미국 계속출원 절차에서 엄격한 요건 준수가 필요함을 재확인했다.
Ex parte Baurin 사건(Appeal 2024-002920)에서, John A. Squires USPTO 청장, Kalyan Deshpande PTAB 심판원장, Michelle Ankenbrand 수석부심판원장 대리로 구성된 ARP는 직권 재심의(sua sponte rehearing)를 통해 선례적 판결을 내렸다. 이 판결은 항체 유사 결합 단백질에 관한 미국 특허출원 제17/135,529호에 대한 심사관의 OTDP 거절이유를 파기했던 2024년 11월 8일자 PTAB 심결을 취소했다. 심사관은 '529 출원보다 나중에 출원되었고 '529 출원에서 등록될 특허보다 존속기간 만료일이 늦은 미국 특허 제10,882,922호를 인용하여 '529 출원의 청구항을 거절한 바 있다. ARP는 Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd. 사건(Fed. Cir. 2024)에서 인정된 좁은 의미의 OTDP 예외가 본건에는 적용되지 않는다고 보았다. '529 출원이 패밀리 내에서 최초의 실질적 출원이 아니며, 최초로 등록된 특허가 아닌 여전히 계류 중인 출원이고, 인용 특허와 공통의 우선권일을 공유하지 않기 때문이다. 나아가 ARP는 Fallaux, Hubbell, Cellect 사건 등 기존 연방순회항소법원 선례에 근거하여, 자명한 변형물에 대해 권리 소유가 분할되고 각 권리자에 의해 괴롭힘이 발생할 위험은 존속기간 연장 우려와 무관하게 심사 중 OTDP 거절이유를 독립적으로 지지한다고 결론지었다.
2024년 11월 PTAB의 원심결 및 2025년 12월 18일자 재심의 기각 결정은 OTDP가 주로 특허 독점권의 부당한 시간적 연장을 방지하기 위해 존재한다는 논리에 기반했다. PTAB 원심 합의부는 '529 출원이 인용된 '922 특허보다 먼저 만료될 것이므로 OTDP가 적용될 수 없다고 보고, 심사관이 제기한 권리 분할 소유 우려를 무의미한 것으로 보아 배척했다. 그러나 ARP는 연방순회항소법원 판례상 OTDP의 정당화 근거로 두 가지, 즉 부당한 존속기간 연장 방지와 동일한 발명의 자명한 변형물에 대해 복수의 특허권자가 권리를 행사함으로써 발생하는 괴롭힘 방지를 인정하고 있음을 명확히 했다. ARP는 독립적인 괴롭힘 방지 취지가 혁신을 저해할 수 있는지에 대해 의문을 제기하면서도, 기존 항소법원 선례에 따라 USPTO는 두 가지 근거를 모두 집행할 의무가 있다고 결론 내렸다.
이번 판결은 미국 특허출원인이 단지 대상 출원이 인용 특허보다 먼저 만료된다는 이유만으로 Allergan 판결에 의존하여 OTDP 거절이유를 극복할 수 없음을 명백히 보여준다. 등록 전 심사 단계에서 심사관은 포트폴리오 내 나중에 출원된 다른 출원의 개시 내용을 바탕으로 OTDP 거절이유를 통지할 수 있는 완전한 권한을 유지한다. 미국에 출원하는 한국 및 아시아 기업의 경우, 이번 판결은 합작투자(JV) 및 공동 R&D 과정에서 상당한 구조적 리스크를 발생시킬 수 있다. 먼저 출원된 미국 출원이 공동 개발되거나 공동 양도된 후속 출원 특허를 바탕으로 OTDP 거절이유를 받는 경우, 출원인은 터미널 디스클레이머(Terminal Disclaimer)를 제출하거나 계류 중인 청구항을 감축해야 한다. 터미널 디스클레이머는 권리의 공통 소유를 요건으로 하므로, 관련 미국 사건 간에 권리 소유의 일관성을 유지하지 못하면 OTDP 장애를 극복할 수 없게 된다. 이중특허 판례법에 따라 터미널 디스클레이머로 해결하는 미국 실무와 달리, 특허청(KIPO)은 한국 특허법 제36조에 따라 성문법상 선출원/이중특허 제도를 운용하며 제47조 제2항의 엄격한 보정 범위 제한을 통해 출원 후 시정을 제한한다. 포트폴리오를 보호하기 위해 기업 지식재산 전담 부서는 교차 라이선스 및 공동 개발 출원 패밀리를 점검하여, 양도 조항을 통해 모든 미국 계속출원 및 분할출원에 걸쳐 권리자 명의가 일치되도록 관리해야 한다.
ARP는 존속기간 연장이 존재하지 않는 경우에도 괴롭힘 방지 취지가 OTDP 거절의 독립적인 사유로 유지되어야 하는지에 대해 연방순회항소법원이 명확히 정리해 줄 것을 공개적으로 요청했다. 항소법원이 이 법리를 다시 다루기 전까지 출원인은 후속 출원된 패밀리건으로 인해 계류 중인 계속출원에 OTDP 거절이유가 통지될 수 있음을 예견해야 한다. 연방 항소심이 계류되는 동안 심사 대리인은 포트폴리오 출원 연쇄를 선제적으로 검토하고, 모든 관련 출원 전반에 걸쳐 공통 소유 기록을 유지하며, 단일 주체가 권리를 소유한 경우에는 심사 초기 단계에서 터미널 디스클레이머를 제출할 준비를 해야 한다.