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AI 지원 미국 특허 출원 시 Rule 56 정보개시의무 관련 리스크 완화 방안
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89 FR 25609로 공표된 USPTO 행정 가이드라인은 생성형 인공지능 도구를 사용하더라도 37 CFR 1.56에 규정된 대리인의 정보개시 및 성실 의무(duty of candor and good faith)는 변하지 않는다는 점을 확인했습니다. 생성형 AI 모델이 다양한 정보를 제시하더라도, 대리인은 서류를 제출하기 전에 사람에 의한 검증을 거쳐 정보를 분류하고 선별해야 합니다. 정보제출서(IDS) 제출 시 무분별하게 인용문헌을 쏟아붓거나 검증되지 않은 자료를 제출하는 행위는 37 CFR 11.18(b)에 따른 서명 자격 기준 및 정보개시의무 규정을 위반할 위험이 있습니다.
USPTO 가이드라인(89 FR 25609)을 분석한 법률 검토에 따르면, AI 기술이 도입되었다고 해서 USPTO에 대한 별도의 개시 의무(duty of disclosure)가 신설되는 것은 아닙니다. 그 대신 37 CFR 1.56에 따른 의무는 대리인에게 제시된 정보가 특허성에 중요한지(material to patentability) 여부에 전적으로 달려 있습니다. 생성형 AI 도구는 단일 대화 창 내에서 실제 선행기술, 환각 현상으로 생성된 가상의 인용문헌, 상충되는 기술적 사실관계, 법적 결론 등 서로 다른 법적 대상들을 한데 섞어 출력합니다. USPTO 규정에 따르면 대리인은 검토되지 않은 대화 기록을 그대로 제출하거나 자동화된 IDS 입력 유틸리티에 의존하는 방식으로는 의무를 다할 수 없습니다. 자동화 시스템을 통해 검증되지 않았거나 중복되거나 무관한 인용문헌을 제출하면 37 CFR 11.18(b)에 따른 대리인 자격 검증 기준을 위반할 위험이 있습니다. 또한 AI 도구가 대안적 청구항 실시예를 생성하는 경우, 인간 발명자가 실질적으로 기여했는지 검증하지 않으면 발명자 자격 충족 여부가 위협받을 수 있습니다.
37 CFR 1.56(b)에 따르면, 어떤 정보가 중복되지 않으면서 일응의 특허성 부인 근거(prima facie case of unpatentability)를 구성하거나 출원인의 주장을 반박하는 경우 그 정보는 특허성에 중요한 것으로 봅니다. Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc. 판결(329 F.3d 1358)에서 밝혀진 바와 같이, 35 U.S.C. 102에 따른 선행기술 지위와 Rule 56에 따른 중요성은 서로 별개의 법적 판단 대상입니다. 계류 중인 다른 출원에서 이루어진 불일치하는 거절이유는 그 인용문헌 자체가 발명을 무효화하지 않더라도 Rule 56(b)(2)에 따라 중요한 정보가 될 수 있습니다. MPEP § 2001.04 및 § 2001.06은 해당 정보가 대리인에게 도달한 경로와 상관없이 판매, 모인(derivation), 소송상 진술 등 다양한 사실관계가 중요한 정보에 포함된다고 명시하고 있습니다. 나아가 37 CFR 11.104(a)(2)에 따라 대리인은 목적 달성을 위해 사용하는 수단에 대해 의뢰인과 합리적으로 협의해야 하므로, 출원서 작성 과정에서 AI 도구를 활용할 경우 적절한 투명성을 확보해야 합니다.
USPTO 가이드라인은 출원 전담팀과 기업의 특허 포트폴리오 관리자에게 직접적인 실무상 제약을 부과합니다. AI를 활용하여 청구항을 작성하거나 선행기술 조사를 수행하는 대리인은 37 CFR 1.98에 따라 PTO/SB/08 서식을 제출하기 전에 모든 인용문헌의 정확성을 수동으로 검증하고, 인용된 특허가 실제로 존재하는지 확인하며, 중복된 자료를 제거해야 합니다. 미국 특허 포트폴리오를 관리하는 한국 기술기업의 경우, 절차상 지위에 따라 실무적 대응 전략이 달라집니다. 미국 특허 출원인 역할을 할 때 한국 기업은 해외 AI 조사 파이프라인에서 무더기 인용문헌 리스트가 생성되는 것을 제한하여, 향후 소송에서 불공정 행위(inequitable conduct) 항변에 노출되지 않도록 해야 합니다. 반대로 경쟁사의 미국 특허에 이의를 제기하는 제3자 도전자의 지위일 때 한국 기업은 출원경과(prosecution history)를 조사하여 검증되지 않은 AI 출력물이나 개시되지 않은 AI 생성 청구항 실시예가 있는지 확인함으로써 특허의 권리 행사 가능성(enforceability)에 문제를 제기할 수 있습니다. 37 CFR 1.56에 따라 알려진 모든 중요 정보를 개시하지 않으면 권리 행사가 불가능해질 수 있는 미국 실무와 달리, 한국 특허청(KIPO) 실무는 Rule 56 형태의 광범위한 개시 의무를 부과하지 않으며 대신 특허법 제47조 제2항에 따른 엄격한 보정 통제와 특허청 심사관의 공식 심사에 의존합니다.
규정 위반 리스크를 즉시 완화하기 위해 출원 대리인은 IDS 제출 전 모든 AI 조사 결과에 대해 의무적인 수동 검증 프로토콜을 시행해야 하며, 인용된 모든 문헌 번호, 공고 일자 및 청구항 연관성에 대해 사람이 직접 검증했음을 기록으로 남겨야 합니다.
USPTO는 엄격한 인간 서명 요건을 계속 적용하고 있으며, AI 시스템이 서식을 제출하거나 USPTO.gov 계정을 보유하거나 기관 데이터베이스에 직접 접근하는 것을 금지하고 있습니다. 특허 심사관들이 PE2E Search의 "Similarity Search" 및 "More Like This Document"와 같은 기능을 사용하여 AI 기반 조사를 수행함에 따라 출원인은 더욱 정밀해진 선행기술 거절이유에 직면하게 될 것입니다. IP 책임자는 37 CFR 11.104에 따라 의뢰인 동의 프로토콜을 수립하고 외부 대리인의 소프트웨어 활용 실태를 감사해야 합니다. 당분간 출원인은 향후 발생할 수 있는 발명자 자격 시비로부터 특허의 유효성을 보호하기 위해, 인간이 구상한 실시예와 AI가 제안한 변형례를 명확히 구분하여 검증을 거친 출원 관리 기록을 유지하도록 대리인에게 지시해야 합니다.