연방항소법원, 구글의 핫워드 특허에 대한 PTAB의 비특허성 판단 파기

요약

미국 연방항소법원(CAFC)은 구글의 음성 인식 "핫워드(hotword)" 특허를 무효화한 특허심판원(PTAB)의 결정 두 건을 파기했습니다. 법원은 선행기술이 저전력 모드를 유지하면서 메시지를 교환하는 구성을 개시하지 않았으므로 청구항을 신규성 부정(anticipation)할 수 없다고 판시했습니다. 이번 판결은 사후 재심사 절차에서 신규성 부정을 입증하기 위해 요구되는 엄격한 증거 기준을 강조하며, 정밀한 청구항 작성의 가치를 부각시킵니다.

사건 개요

2026년 6월 9일, 미국 연방항소법원(CAFC)은 Google LLC v. Sonos, Inc. 사건(항소 번호 24-2119)에서 PTAB의 결정 두 건을 파기 환송했습니다. 앞서 PTAB는 구글의 미국 특허 제10,134,398호('398 특허) 및 제10,593,330호('330 특허)의 특정 청구항들이 신규성 부정 또는 진보성 결여로 특허를 받을 수 없다고 판단한 바 있습니다. 해당 특허들은 단일 "핫워드"에 의해 여러 음성 비서 기기가 동시에 작동하는 문제를 해결하기 위해, 의도치 않은 기기의 반응을 억제하는 기술을 다루고 있습니다.

CAFC 판결문을 작성한 Moore 법원장은 선행기술인 미국 특허 제8,719,039호(Rosenberger)에 의해 신규성이 부정된다는 심판원의 판단에 실질적 증거(substantial evidence)가 부족하다고 판시했습니다. PTAB는 Rosenberger가 저전력 "대기(listening)" 모드에서 가중치 신호를 교환하는 장치를 개시했다고 결론지었습니다. 그러나 CAFC는 Rosenberger의 컬럼 8이 실제로는 음성 트리거를 감지했을 때 장치가 저전력 모드에서 벗어나 신호를 계산하고 교환하는 실시예를 설명하고 있다고 판단했습니다. 선행기술의 장치는 저전력 모드에 있는 동안 메시지를 교환하는 것이 아니므로, Rosenberger는 해당 청구항의 신규성을 부정할 수 없습니다. CAFC는 Sonos가 주장한 조정 과정 중의 전력 소모 감소와 관련된 예비적 이론을 PTAB가 검토하도록 사건을 환송했습니다.

배경

이번 분쟁은 구글과 Sonos 간의 광범위한 특허 갈등의 일환입니다. 특허 소송 연구 자료에 따르면, 제조 기업과 특허 관리 전문 회사(NPE) 모두 라이선스 분쟁을 해결하기 위해 PTAB를 빈번하게 활용합니다. 본 사건에서도 Sonos와 구글은 상업적 분쟁에서 우위를 점하기 위해 서로의 포트폴리오에 대해 당사자계 재심사(IPR)를 제기했습니다.

CAFC의 이번 결정은 PTAB의 사실 관계 판단에 적용되는 "실질적 증거" 검토 기준이 엄격하게 집행되고 있음을 보여줍니다. CAFC는 심판원의 사실 판단을 존중하는 편이지만, 심판원이 선행기술 문헌의 명시적 문구를 오독한 경우에는 이를 파기합니다. 이번 사건은 구글이 연루된 최근의 다른 CAFC 판결들과 대조를 이룹니다. 예를 들어, US Pat. No. 7,679,637 LLC v. Google LLC 사건에서 법원은 청구항이 결과 달성 방법은 설명하지 않은 채 "결과 지향적인 기능적 표현"만을 사용했다는 이유로 35 U.S.C. § 101 위반을 근거로 침해 소송 기각을 확정했습니다. 마찬가지로 Nobots LLC v. Google LLC(2025년 11월 20일 판결)에서 CAFC는 심판원이 청구항 해석 시 "관심 데이터 획득(acquiring interest data)"의 통상적 의미를 벗어났다는 이유로 PTAB의 결정을 파기했습니다. 이러한 사례들은 정밀한 청구항 언어와 명확한 기술적 개시가 특허 적격성 및 선행기술 공격으로부터 살아남는 데 필수적임을 시사합니다.

시사점

기업의 IP 책임자와 특허 변호사, 특히 한국 및 아시아 전역에서 주요 기술 기업의 포트폴리오를 관리하는 전문가들에게 이번 판결은 몇 가지 실무적 교훈을 줍니다. 미국 시장에서 특허권자인 동시에 도전자의 위치에 있는 경우가 많은 한국 대기업들은 이러한 증거 기준의 변화에 맞춰 출원 및 소송 전략을 세밀하게 조정해야 합니다.

첫째, 특허 출원서 작성 시 작동 상태와 그 전환 과정을 명시적으로 정의해야 합니다. '398 및 '330 특허의 경우, 저전력 모드에 있는 "동안" 메시지를 교환하는 것과 해당 모드에서 "벗어난 후" 교환하는 것의 차이가 신규성 부정으로부터 특허를 지켜낸 결정적 요인이었습니다. 이러한 성공 사례를 재현하려면 실무자들은 장치 상태에 대한 일반적인 기능적 설명을 지양해야 합니다. 대신, 기능적 결과와 특정 구조적 또는 논리적 제약(예: 전력 상태 전환에 따른 데이터 전송의 정확한 타이밍)을 결합하여 청구항을 작성해야 합니다.

둘째, 경쟁사의 미국 특허를 무효화하려는 한국 기업과 같은 도전자의 관점에서 볼 때, 이번 판결은 선행기술의 공백을 메우기 위해 전문가 증언에 과도하게 의존하는 것에 대해 경고하고 있습니다. 선행기술 문헌의 명시적 문구가 전문가의 설명과 상충하는 경우, CAFC는 해당 증언에 근거한 심판원의 판단을 배척할 것입니다. 도전자는 선행기술 장치가 어떻게 작동하는 것이 "합리적"일 것이라는 추론에 의존하기보다, 모든 청구항 구성요소가 선행기술의 명시적 개시 내용과 매칭되도록 해야 합니다.

비교법적 관점에서 한국 출원인들은 한국 특허청(KIPO)이 특허법 제47조 제2항에 따른 신규사항 추가 및 보정 범위에 대해 매우 엄격한 기준을 적용한다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 한국 특허권자는 출원 과정에서 도입하려는 상태 기반 제약 사항에 대해 출원시 명세서에서 명시적인 근거를 확보해 두어야 합니다. 따라서 특허권자로서의 한국 기업은 미국 출원 시 IPR 절차의 엄격한 선행기술 비교를 견뎌낼 수 있도록 견고하고 다층적인 종속항을 포함시켜야 합니다.

실무 팁: 현재 보유 중인 하드웨어 및 소프트웨어 포트폴리오를 검토하여 "작동 모드"(예: 저전력, 대기, 활성)를 인용하는 청구항을 식별하십시오. 명세서에 이러한 모드의 진입 및 해제 조건에 대한 명시적 정의가 포함되어 있는지 확인하고, 청구된 단계들이 엄격하게 단일 정의 모드 내에서만 발생하도록 제한하는 종속항을 작성하십시오.

전망

사건은 이제 PTAB로 돌아가며, 심판원은 Rosenberger의 조정 중 전력 소모 감소가 양 당사자가 합의한 "저전력 모드"의 해석(전력이 보존되는 작동 모드 또는 상태)에 부합하는지에 관한 Sonos의 예비적 이론을 다루어야 합니다. 이번 환송은 IPR 절차 중 무심코 선행기술의 동작까지 포함할 수 있는 광범위한 청구항 해석에 합의하는 것이 얼마나 위험한지를 잘 보여줍니다.

보다 넓은 관점에서 보면, USPTO는 특히 소프트웨어 및 인공지능과 관련하여 특허 적격성 가이드라인을 계속해서 다듬고 있습니다. 예를 들어, 2025년 11월 4일 PTAB는 Ex parte Desjardins 사건을 선례적 심판부 검토 결정으로 지정하여, 논리적 개선 사항을 반영한 AI 청구항이 제101조에 따른 특허 적격성을 갖춘다는 점을 명확히 했습니다. 이는 디지털 기술의 모든 분야에서 기술적 구체성이 보상받는 행정적 환경의 변화를 시사합니다.

실무 팁: 환송 심리가 진행되는 동안, IP 소유자들은 계류 중인 미국 출원 건들을 점검하여 특허가 선행기술에 노출될 수 있는 지나치게 넓은 청구항 해석에 합의하지 않았는지 확인해야 합니다. 만약 광범위한 해석이 도입되었다면, 대리인은 즉시 계속출원(continuation)을 제기하여 알려진 선행기술의 작동 범위를 명시적으로 배제하는 더 좁고 정밀한 청구항을 확보해야 합니다.