概要
在 Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc. 案中，联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）维持原判，认定错误指定发明人且无法根据 35 U.S.C. § 256 进行纠正的专利无效。法院裁定，被遗漏的共同发明人无论是否拥有经济利益，均属于 § 256(b) 项下必需的“相关方”（party concerned）；若无法找到该名人员，则该缺陷无法纠正。这一判决将许多申请人过去视为行政程序性事务的事项，转化为不可挽回的有效性陷阱，对跨国研发团队及人工智能辅助的工作流影响尤甚。
案情经过
2026 年 4 月 2 日，美国联邦巡回上诉法院就 Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc. 案（案号：No. 2024-2313）作出判决。该案争议焦点在于涉及预装缆索护栏面板的专利。Fortress Iron 的所有者及一名员工在两名中国质量控制联络人员（Alfonso Lin 与 Hua-Ping Huang）的协助下开发了该技术，后两者提出了关于张紧机构的结构性改进建议。然而，专利颁发时仅署名了 Fortress 的内部人员。
在随后的侵权诉讼中，Fortress 承认 Lin 与 Huang 均为共同发明人。尽管 Fortress 找到了 Lin，并通过 35 U.S.C. § 256(a) 项下的行政纠正程序将其补充为发明人，但 Huang 多年前已离职且未留下转交地址，处于失联状态。Fortress 遂依据 35 U.S.C. § 256(b) 请求法院裁定纠正。地区法院驳回了该请求并宣告涉案专利无效，联邦巡回上诉法院对此予以维持。
联邦巡回上诉法院的判决基于四大法定支柱：
- 被遗漏的发明人属于不可或缺的当事人： 被遗漏的共同发明人无论是否享有任何经济利益或所有权权益，均属于 § 256(b) 项下的“相关方”，因为发明人署名涉及法律、声誉及发明资格等方面的后果，当事人有权对此提出异议。
- 第 256 条为条件性条款： 法律文本明确规定，仅在纠正所需的程序和举证要求实际得到满足时，方可维持专利的有效性。
- 反面推论决定专利有效性： 当发明人署名错误无法依法完成纠正时，底层专利即归于无效。
- 《美国发明法案》（AIA）的定义依然严格： 《美国发明法案》（AIA）取消了在 § 256 项下举证证明不存在欺诈意图的要求，但并未放宽法定发明人的认定范围；35 U.S.C. § 100(f) 将发明人定义为构思出法定权利要求主题的个人总体，这意味着署名发明人不得少于全体实际发明人。
法律背景
根据长期以来的美国判例法（包括 Pannu v. Iolab Corp. 155 F.3d 1344 案），专利必须准确署名对涉案发明构思作出实质性贡献的每一位个人。正如 Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.（40 F.3d 1223）案中所指出的，法律意义上的发明构思，要求发明人脑海中已形成关于完整且可实施发明的明确且永久的思想。
国会在 AIA 框架下修订了针对 2012 年 9 月 16 日及以后启动程序的 35 U.S.C. § 256，删除了若遗漏涉及欺诈意图则不得纠正的规定。虽然这一修订扩大了更正证书的适用范围，但 § 256 仍将更正程序严格分流为两条途径：由美国专利商标局（USPTO）局长根据 § 256(a) 执行的行政更正（要求获得所有当事人及受让人的同意并共同提出申请）；以及根据 § 256(b) 开展的司法纠正（强制要求向所有相关方发出通知并举行听证）。当被遗漏的贡献者无法取得联系以接收通知时，§ 256(b) 项下的司法救济即无法实现，从而使专利在 § 115 和 § 116 项下处于易受攻击的状态。
行业影响
Fortress Iron 案的裁定确立了第 256 条是一项显性的程序性机制，而非自动生效的安全网。对于专利权人而言，未解决的发明人争议或失联的共同开发人员，将在专利维权过程中构成致命风险。相反，对于被告及专利挑战者而言，只要有证据表明专利权人未署名且目前无法联系到外部技术贡献者，即可获得有力的无效抗辩依据。
在现代研发环境中，这种风险暴露被显著放大：
- 跨国承包商合作： 美国及跨国企业普遍聘用海外技术联络人员、生产合作伙伴及供应商工程师。若这些第三方提出了限制权利要求范围的技术特征，而企业未能立即签署发明人声明并追踪其联系方式，一旦该承包商人员离职，相关美国专利将面临无法纠正的无效风险。
- AI 辅助研发： 生成式人工智能与自动化筛选工具使发明构思的举证界限变得模糊。当专利从业人员评估人类贡献者是否对 AI 生成的产出作出了实质性贡献时，若缺乏关于谁构思了特定特征的完善记录，专利权人将无法满足 § 256 的举证要求。
- 亚洲申请人的策略不对称性： 在主张美国专利权时，韩国及亚洲企业申请人若在其本国或本地区的研发记录中漏报了初级研究人员、分包商人员或高校合作者，且日后在诉讼中无法将其追加为当事人，将面临严峻的风险暴露。然而，当作为被控侵权方挑战美国专利时，亚洲被告将直接受益于 Fortress Iron 判例——即通过证据开示挖掘出未追加的第三方贡献者，且因无法向其送达 § 256(b) 通知而击垮原告专利。
相比之下，韩国特许厅（KIPO）规则下的发明人缺陷处理采用独立的行政更正机制，并不直接等同于美国 § 256(b) 诉讼中的管辖权通知障碍。
实务操作指南： 企业 IP 法务团队必须针对所有跨国开发项目建立强制性的申请前发明人签署审核流程。在提交专利申请前，必须对照权利要求范围，对参与原型优化的每一位外部工程师、供应商员工或合作研究人员进行审查。企业应在撰写阶段即签署转让协议、完成正规发明人问卷并留存永久有效个人联系方式（包括永久非企业地址），而非将发明人核查推迟至维权前的尽职调查阶段。
展望
联邦地区法院今后将在授权后维权诉讼中严格适用 Fortress Iron 判例，打击专利权人试图挽救存在发明人缺陷专利的行为。被告方将扩大早期书面证据开示与第三方交叉询问的范围，追溯每一次技术迭代，力图找出从原始专利声明中被遗漏且已离职的承包商人员。
在法院进一步解释 § 256(b) 通知要求期间，专利权人必须立即对其拟维权的核心专利组合展开审计。企业内部团队应审查计划用于许可或诉讼的已授权专利，核实项目实验记录本中所反映的每一位内部及外部贡献者的下落与转让状态；在相关人员尚能取得联系时，主动根据 § 256(a) 提交更正申请。