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USPTO在具先例意义的Baurin案裁决中恢复以防骚扰为由驳回显而易见型重复专利申请
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2026年8月6日，USPTO上诉审查小组（ARP）在Ex parte Baurin案中作出了一项具有先例意义的裁决，撤销了此前专利审判和上诉委员会（PTAB）合议组的决定，恢复了审查员基于显而易见型重复专利申请（OTDP）作出的驳回。ARP认定，根据联邦巡回上诉法院的约束性先例，在授权前的审查阶段，即使系争权利要求不存在不当延长专利权期限的风险，仅凭“防止骚扰”这一理由也足以成立OTDP驳回。该裁决缩小了联邦巡回法院Allergan v. MSN案裁决在实务中的适用范围，并对美国延续案申请保持了严格的合规要求。
在Ex parte Baurin案（上诉编号：2024-002920）中，由USPTO局长John A. Squires、PTAB首席行政专利法官Kalyan Deshpande以及代理副首席行政专利法官Michelle Ankenbrand组成的ARP在依职权重审中作出了这项具有先例意义的裁决。该决定撤销了PTAB于2024年11月8日作出的撤销审查员针对第17/135,529号美国专利申请（涉及类抗体结合蛋白）的OTDP驳回的决定。审查员此前以第10,882,922号美国专利为对比文件驳回了'529申请的权利要求；而'922专利的提交日和到期日均晚于'529申请未来可能获批的任何专利。ARP认为，Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.（联邦巡回法院2024年）案所确立的狭隘OTDP例外并不适用，因为'529申请并非其族系中的首次实际申请，且仍处于审理状态而非首次获权申请，此外与对比专利也不具有共同优先权日。此外，基于Fallaux、Hubbell和Cellect等早期联邦巡回法院的判例，ARP得出结论：无论是否存在期限延长方面的顾虑，不同权利人拥有显而易见变体所带来的独立权属风险及潜在骚扰风险，本身即可独立支持审查期间的OTDP驳回。
PTAB最初于2024年11月作出的决定及其于2025年12月18日拒绝重审的决定认为，OTDP的主要存在目的是为了防止无理延长专利独占权的期限。由于'529申请的到期日早于引用的'922对比专利，原PTAB合议组认定OTDP不适用，并认为审查员对独立权属问题的担忧无关紧要。然而，ARP明确指出，联邦巡回法院的判例法确立了OTDP的两个独立依据：一是防止不当延长专利权期限，二是防止多个专利权人就同一发明的显而易见变体主张权利而造成骚扰。尽管ARP对单独的防骚扰依据是否可能损害创新提出了疑问，但最终认定现有的上诉法院先例使得USPTO必须同时执行这两项依据。
该裁决强调，美国专利申请人不能仅凭目标申请的到期日早于引用的对比专利，就试图依赖Allergan案来克服OTDP驳回。在授权前审查阶段，审查员完全有权依据整个专利组合中较晚提交的申请所作出的公开内容发出OTDP驳回。对于在美国提交申请的韩国及其他亚洲企业而言，这一认定对合资企业和合作研发构成了重大的结构性风险。如果较早提交的美国申请因合作开发或共同转让的较晚提交专利而收到OTDP驳回，申请人必须签署期满放弃声明（Terminal Disclaimer）或缩小系争权利要求的范围。由于期满放弃声明要求具备共同权属，未能在美国相关案件中保持统一的权属将构成无法克服的OTDP障碍。与美国实务（重复专利申请规则由判例法确立并可通过放弃声明解决）不同，韩国特许厅（KIPO）依据《韩国专利法》第36条执行法定重复专利申请审查，而第47条第(2)款对修改的严格限制则限制了申请提交后的修正空间。为保护专利组合，企业的IP团队应审查交叉许可和合作开发的申请族系，以确保转让条款规定所有美国延续案和分案申请均保持统一的登记权属。
ARP已明确请联邦巡回法院予以澄清：在不存在期限延长的情形下，“防止骚扰”是否仍可作为OTDP驳回的独立理由。在上诉法院重新审视该教义之前，申请人必须预判到系争延续案申请可能会收到基于较晚提交的族系成员案而发出的OTDP驳回。在联邦上诉尚待裁决期间，代理律师应主动审查专利组合的申请链条，在所有相关申请中保持共同权属记录，并在权属归属于单一实体时，准备在审查早期提交期满放弃声明。