요약

미국 특허심판원(PTAB)은 중국의 디스플레이 대기업 티안마(Tianma Microelectronics)가 LG디스플레이를 상대로 제기한 당사자계 무효심판(IPR) 청구를 기각했습니다. 이번 판결은 외국 정부 및 그 산하 기관이 미국 발명법(AIA)상 '인(person)'에 해당하지 않으며, 따라서 PTAB를 통해 특허 유효성을 다툴 자격이 없음을 명확히 했습니다.

사건의 개요

PTAB는 최근 티안마가 LG디스플레이의 여러 특허를 무효화하기 위해 제기한 IPR 절차의 개시를 거부했습니다. 기각의 핵심은 선행기술의 유효성이 아니라 청구인의 '법적 자격'이었습니다. LG디스플레이는 티안마의 소유 구조와 중국 정부와의 관계를 근거로 티안마가 외국 정부의 '대행 기관(instrumentality)'으로 간주되어야 한다고 주장했습니다. PTAB는 2019년 미국 대법원의 Return Mail, Inc. v. United States Postal Service 판결 논리를 인용하여, AIA상의 '인'이라는 용어에서 주권국가는 제외되며, 이 배제 원칙이 외국 정부와 그 기관에도 동일하게 적용된다고 결론지었습니다.

맥락 및 배경

Return Mail 판례는 본래 미국 연방 정부가 IPR, PGR 등을 청구할 수 있는 '인'이 아니라고 규정했습니다. 이번 결정은 '주권국가(sovereign)'의 범위가 미국 정부에 국한되는지, 아니면 외국 정부까지 포함되는지에 대한 오랜 모호성을 해소했습니다. 특히 중국을 비롯한 많은 국가의 기술 기업들이 국가 소유이거나 상당한 정부 통제를 받는 상황에서, 이들을 '외국 정부의 대행 기관'으로 분류함으로써 USPTO는 이들이 미국 특허에 도전할 수 있는 경로를 크게 제한하게 되었습니다.

시사점

지식재산 전문가와 글로벌 기업들에게 이번 판결은 다음과 같은 전략적 변화를 예고합니다.

  • 방어 전략의 강화: 국가 연관성이 있는 경쟁사로부터 공격을 받는 특허권자는 이제 강력한 절차적 방어 수단을 갖게 되었습니다. 청구인이 외국 정부의 일원으로 규정될 수 있다면, 실체 심사 이전에 청구 자체를 기각시킬 수 있습니다.
  • 소송 관할의 변화: PTAB 이용이 차단된 외국 국영 기업들은 이제 미국 연방법원(District Court)의 무효 소송에 의존해야 합니다. 연방법원은 PTAB의 '증거의 우위(preponderance of the evidence)' 기준보다 훨씬 엄격한 '명백하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)' 기준을 적용하므로 무효화 성공률이 낮아질 수밖에 없습니다.
  • 라이선싱 및 합작 투자: 국영 기업(SOE)과 협상하는 기업들은 해당 SOE가 분쟁 발생 시 PTAB를 압박 카드로 활용할 수 없다는 점을 전략적으로 고려해야 합니다.

향후 전망

이번 결정은 연방순회항소법원(CAFC)에 항소될 가능성이 높습니다. 향후 핵심 쟁점은 '대행 기관(instrumentality)'의 구체적인 정의가 될 것입니다. 지분이나 통제력이 어느 정도여야 상업적 법인이 AIA상의 주권 기관으로 취급되는지에 대한 세부 기준이 정립될 필요가 있습니다. 또한, 이러한 결정이 외국 특허청의 상호주의적 대응을 불러일으킬 수 있는지, 그리고 미국 기업들의 해외 특허 분쟁에 어떤 영향을 미칠지 예의주시해야 합니다.