
美国专利商标局(USPTO)在 89 FR 25609 中发布的行政指导意见明确指出,人工智能工具不会改变执业代理人根据 37 CFR 1.56 所承担的既定坦诚与善意义务(duties of candor and good faith)。虽然生成式 AI 模型能够提供丰富多样的信息,但代理人在提交文件前,必须进行人工核查,对信息进行分类和筛选。在信息披露声明(IDS)中无差别地堆砌文献或提交未经核实的内容,将面临违反 37 CFR 11.18(b) 规定的执业认证标准以及坦诚义务规则的风险。
强调 USPTO 指导意见(89 FR 25609)的法律分析指出,AI 技术并没有在 USPTO 面前创设一项单独的披露义务。相反,37 CFR 1.56 项下的义务完全取决于呈递给专利代理人的信息是否对可专利性具有实质性(material)。生成式 AI 工具会在单个对话窗口内混合不同的法律客体——包括真实的现有技术、虚构的“幻觉”文献、相互矛盾的技术事实以及法律结论。根据 USPTO 的规定,代理人不能通过提交未经审查的对话记录或依赖自动化 IDS 填充工具来履行其义务。通过自动化系统提交未经核实的、重复累赘的或无关的文献,可能会违反 37 CFR 11.18(b) 项下的代理人认证标准。此外,当 AI 工具生成替代的权利要求实施例时,如果未能核实人类发明人是否作出了显著贡献,可能会危及发明人资格合规性。
根据 37 CFR 1.56(b),如果某项信息不属于重复累赘信息,且能够确立不可专利性的表面证据(prima facie case)或能反驳申请人的主张,则该信息对可专利性具有实质性。正如 Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.(329 F.3d 1358)案所表明的,35 U.S.C. 102 项下的现有技术资格与 Rule 56 项下的实质性是两个独立的法律概念;在共同待审的申请中出现的矛盾驳回意见,即使该文献本身不足以导致专利无效,根据 Rule 56(b)(2) 的规定,该驳回意见仍可能具有实质性。MPEP § 2001.04 和 § 2001.06 明确说明,实质性信息涵盖各种不同的事实——包括销售、来源衍生(derivation)以及诉讼中的陈述——无论代理人是通过何种途径获悉该信息的。此外,根据 37 CFR 11.104(a)(2),代理人必须就实现其目标所采用的手段与客户进行合理沟通,这就要求在撰写专利申请的过程中使用 AI 工具时保持适当的透明度。
USPTO 的指导意见对专利代理团队和企业专利组合管理者构成了直接的操作约束。利用 AI 撰写权利要求或开展初步检索的代理人,必须手动核查所有引用的准确性,确保所引用的专利真实存在,并在根据 37 CFR 1.98 提交 PTO/SB/08 表格前剔除重复累赘的内容。对于管理美国专利申请组合的韩国科技企业而言,具体的操作启示取决于其具体的诉讼或程序地位。当作为美国专利申请人时,韩国企业必须限制海外 AI 检索流程生成批量文献清单,以免在后续诉讼中使专利面临不正当行为(inequitable conduct)的抗辩风险。相反,当作为挑战竞争对手美国专利的第三方异议人时,韩国企业可以审查对方的审查历史档案,查找未经核实的 AI 输出内容或未披露的 AI 生成权利要求实施例,从而对其专利的可执行性提出质疑。与美国实践不同(在美国实践中,37 CFR 1.56 施加了持续披露所有已知实质性信息的义务,违反该义务将面临专利不可执行的惩罚),韩国特许厅(KIPO)的实践并不施加类似 Rule 56 的广泛披露义务,而是依赖于官方的正式审查以及根据《韩国专利法》第 47 条第 2 款实施的严格修改控制。
为了立即规避合规风险,专利代理人在提交 IDS 之前,应当针对所有 AI 检索结果实施强制性的人工核查流程,记录对每个引用文献号、出版日期和权利要求关联度的人工核查情况。
USPTO 继续严格执行人类签署要求,禁止 AI 系统签署表格、持有 USPTO.gov 账户或直接访问局方数据库。随着专利审查员利用 PE2E Search 的“Similarity Search”和“More Like This Document”等功能开展基于 AI 的检索,申请人将面临更有针对性的现有技术驳回。知识产权管理者应建立 37 CFR 11.104 项下的客户知情同意机制,并对外部代理人的软件使用规范进行审计。在此期间,申请人应指示代理人保留经审计的审查档案,明确区分人类构思的实施例与 AI 提出的变体,以保护专利有效性,防止未来可能出现的发明人资格质疑。